Een tijd geleden berichtten we al dat de World Intellectual Property Organisation (WIPO) het goedkeurde dat dealers een geregistreerde merknaam in hun domeinnaam gebruikte als ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Ook Volvo heeft dit nu mogen ondervinden.
Volvo had bij WIPO een zaak aangespannen tegen de eigenaar van firma die reserve-onderdelen verkopen voor Volvo wagens. Zij gebruikten de www.volvospares.com als domeinnaam en Volvo was hier niet mee akkoord. Volvo moest dus bewijzen dat volvospares.com in strijd was met de volgende drie regels:
Volgens Volvo was dit voor volvospares wel het geval. Ze vonden de naam verwarrend, volvospares had wel een gewettigd belang bij de domeinnaam en deze was wel te kwader trouw geregistreerd.
Het WIPO panel gaf toe dat hoewel de naam verwarrend veel leek op die van Volvo, deze domeinnaam toch niet te kwader trouw geregistreerd was. WIPO oordeelde als volgt:
Je hoeft niet altijd de eigenaar te zijn van de merknaam of de toestemming te hebben van merknaamhouder om deze naam toch in je domeinnaam te mogen gebruiken.
Een reseller kan op een bonafide manier goederen en diensten aanbieden en dus een gewettigd belang hebben in de domeinnaam. Zolang het gebruik van deze domeinnaam aan bepaalde vereisten voldoet, is er geen probleem.
Volgens deze vereisten moet de eigenaar van de domeinnaam de goederen ook effectief aanbieden en verkopen, mag hij ook enkel maar deze goederen verkopen en moet er op de site duidelijk gemaakt worden dat er geen directe link is met het merk.
Volgens Volvo voldeed volvospares niet aan deze vereisten. Om de eerste vereiste te testen, namelijk dat de goederen effectief worden aangeboden en verkocht, zeiden de advocaten van Volvo dat ze 3 geheime aankopen uitvoerden bij volvospares. ‘In alle drie de gevallen werden de aangekochte goederen niet geleverd’, argumenteerde Volvo. WIPO ging hier niet mee akkoord.
‘Hoewel het niet verstrekken van de aangekochte onderdelen argwaan kan opwekken, is het bijzonder moeilijk om in zo’n zaak verder te gaan dan dit vast te stellen,’ zei WIPO panellid Warwick Rothnie. ‘Onder deze omstandigheden kon WIPO dan ook niet ingaan op het argument van Volvo dat volvospares effectief geen goederen te goeder trouw verkoopt.’
Volgens Volvo voldeed volvospares ook niet aan de tweede voorwaarde (enkel Volvo reserve onderdelen verkopen). Volvo argumenteerde immers dat Volvospares ook onderdelen van andere merken verkocht. Dit argument werd ogenblikkelijk weerlegd door Volvospares zelf. ‘Wij verkopen reserve-onderdelen voor Volvo en ook wagens gemaakt door Volvo zelf bevatten onderdelen die door andere merken geleverd worden,’ luidde hun verdediging. WIPO volgde hen hierin.
Ten derde haalde Volvo aan dat Volvospares niet duidelijk maakte dat er geen directe link was tussen hen en Volvo. Ondertussen staat er een disclaimer op de site van Volvospares waarin dit duidelijk wordt gemaakt maar er is discussie over het tijdstip dat de disclaimer op de site geplaatst werd. Voor of na het indienen van de klacht.
Het panel oordeelde echter dat een disclaimer niet essentieel is.
‘Als je de website van Volvospares pagina per pagina bekijkt, dan vind je nergens een foute associatie met Volvo,’ aldus Rothnie. ‘De site toont niets anders dan wat waar lijkt te zijn, namelijk dat Volvospares reserve-onderdelen voor Volvo wagens aanbiedt.’
‘Globaal genomen staat er niets op de website waardoor deze verkeerdelijk kan worden aanzien als een onderdeel van de Volvo Group,’ oordeelde WIPO. ‘Onder deze omstandigheden vindt het panel het hoogst onwaarschijnlijk dat iemand dus opzettelijk misleid zou zijn door de website zelfs als er geen disclaimer op de site aanwezig was,’ luidde de slotconclusie.