De recente uitspraak van WIPO in de ITT-Barton-zaak kan een belangrijk precedent scheppen voor toekomstige geschillen tussen houders van een geregistreerd merk en verkopers van hun producten. In dit geval werd geacht dat een bedrijf dat online ITT-Barton producten verkoopt, rechtmatige belangen heeft op het gebruik van de woorden “ITT Barton”. Het mag dus ook domeinnamen gebruiken met die termen in de naam, zelfs al zijn ze niet erkend als dealer door de merknaamhouder.
De domeinnamen waar deze zaak om draaide zijn ittbarton.com, itt-barton.com en 11 andere domeinnamen waarin het “iitbarton” voor komt. De houder van de domeinnamen is een bedrijf “DPI” genaamd dat zich bezig houdt met de verkoop en reparatie van tweedehands ITT Barton onderdelen. DPI is niet erkend als dealer door ITT.
Zoals met ieder geschil omtrent een domeinnaam, dient de klager (in dit geval ITT) te bewijzen dat de houder van de domeinnaam in strijd is met 3 regels:
WIPO aanvaardt dat de domeinnamen verwarrend veel gelijkenis vertonen met het merk “ITT”.
Wat betreft punt 2) en 3) besluit WIPO evenwel in het voordeel van de domeinnaamhouder. Dit was grotendeels gebaseerd op een eerdere uitspraak uit 2001. De interpretatie van deze uitspraak is hierbij echter verruimd. In de uitspraak van 2001 ten aanzien van de domeinnaam okidataparts.com, werd alleen beslist dat het aan een geautoriseerde reseller toegestaan is om een domeinnaam te bezitten met daarin de naam van de goederen die zij verkopen (ook al is dit een geregistreerde merknaam). Het recente besluit past dit nu ook toe op iedere onderneming die zulke goederen aanbiedt.
We zien vrij regelmatig situaties waarin de houder van een merknaam een dealer van hen dwingt om zijn domeinnaam af te geven omdat in die naam de merknaam voorkomt. De meeste van deze transacties vinden plaats na een eenvoudig “vriendelijk verzoek” naar de domeinnaamhouder. Dus zonder de noodzaak om een dispuut resolutie op te starten. Maar in de toekomst, zou het wel eens kunnen dat domeinnaamhouders meer weerstand zullen bieden indien zij op de hoogte zijn van deze uitspraak.
Dit is zeker een les voor houders van een geregistreerde merknaam. Soms wordt verondersteld dat het hebben van een merknaam betekent dat het defensief registreren van domeinnamen niet meer nodig is. Maar deze uitspraak bewijst dat de merknaam alleen geen bescherming biedt op het gebied van domeinnaamregistraties.
Hoewel er een wijze les in zit voor merknaamhouders, is de uitspraak zeker geen open deur voor cyber squaters. WIPO komt naar voor met strikte voorwaarden waaraan de houder van de domeinnaam moet voldoen.
Het is bijvoorbeeld niet toegestaan “to corner the market”. Dat betekent dat het niet toegestaan is om zowat alle mogelijke versies van de merknaam vast te leggen, waardoor er voor de houder van de merknaam eigenlijk geen goed alternatief meer over blijft.
De domeinnaamhouder moet ook daadwerkelijk gebruik maken van de domeinnaam om die bepaalde producten te verkopen. En alleen die goederen mogen aangeboden worden op die website. De website moet ook duidelijk laten zien dat het niet de officiële website van de merkhouder is.
Daar komt nog bij dat in dit geval de houder van de domeinnaam reeds ITT Barton producten verkocht voordat ze daadwerkelijk deze domeinnamen registreerden. Dus als je eerste iemand anders merknaam als domeinnaam registreert en nadien denkt veilig te zijn door dan ook maar hun producten op die website aan te bieden, dan zou dat wel eens anders uit kunnen draaien.
Het zou bovendien kunnen dat WIPO in dit geval ook ingecalculeerd heeft dat de houder van de merknaam de naam “ITT-Barton” eigenlijk al verschillende jaren niet meer gebruikte. De productie onder de naam “Barton” werd enkele jaren geleden gestopt. Daarom ook dat DPI enkel tweedehands ITT-Barton producten verkoopt…
U kunt het volledige rapport nalezen op
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0936.html
De Oki data part-uitspraak kan gevonden worden op
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html